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越来越多的中国企业正在进入美国市场,在美国生产,销售产品,或提供各种服务。这些中国企业进入美国市场后必然会面临来自原市场占有者的竞争——产品之间的竞争和知识产权的竞争。在生物制药产业,知识产权的竞争主要与专利相关。因此, 进入美国市场的中国企业通常需要考虑申请美国专利,建立自己的专利组合,并清查相关专利。

关于美国的337调查

基于美国关税法第337条,专利所有者可以向美国国际贸易委员会(ITC)提起申诉,要求国际贸易委员会针对某个进口到美国的产品进行调查。国际贸易委员会是美国政府机构,按照联邦关税法和其内部制定的规章条例进行调查。调查的过程涉及专利所有人,被调查方,和国际贸易委员会的行政法官,程序大体上与联邦诉讼类似,但时间上更加紧凑。

如果调查结果显示进口的产品侵权,而被调查方未能证明专利无效或不能提供其他法律允许的免责理由(Defense),则国际贸易委员会将向美国海关发出排除令(Exclusion Order),禁止侵权产品进口美国,但专利所有人并不能因此得到经济赔偿。

相比联邦法院侵权诉讼,337调查速度更快——通常持续一年,甚至更短。将联邦诉讼中几年的程序紧缩在一年中常常导致整个337调查过程非常紧张,律师工作量大,因此律师经验至关重要。

337调查的另外一个特点是和解比例较低。大概90%的地区法院诉讼在进行到最终庭审前双方会和解,但337调查的和解比例在50%-60%左右。

对于同一个产品和专利,专利所有者在法院诉讼与337调查之间的选择需要结合具体情况分析,也可以同时进行联邦法院诉讼和337调查。

侵权中的复审

双方复审是美国专利局2012年9月16日开始实行的新程序,允许除专利所有者外任何人向专利局提起申诉,提供文献,要求专利局判定专利无效。与法院诉讼及337调查不同,双方复审并不涉及侵权,申诉者直接通过专利局挑战专利的有效性。根据美国专利局的解释,双方复审的一大特点是提供了一个在法院诉讼之外,通过流水线式的过程,迅速高效地挑战专利有效性的途径。双方复审对任何人开放,且费用比地区法院诉讼低,对费用的预测也更准确。美国发明法案建立双方复审程序的目的是减少诉讼费用,提高专利质量,同时提供法院诉讼外的另一个挑战专利的途径。专利局对双方复审的最终结果可以被上诉至联邦上诉法院中的巡回法院(Court of Appeals for the Federal Circuit)。

专利局的规章条例对于谁可以提起双方复审并无限制。举个例子,美国某对冲基金的管理者凯尔巴斯(Kyle Bass)在2015年2月对外宣布,他的下一步投资计划是向专利局提起针对生物医药专利的双方复审。凯尔声称生物医药企业以低质量的专利独享市场,他计划通过双方复审使这些专利无效,从而降低药价,对社会有利。凯尔表示,他建立“降低药价联盟”(Coalition for Affordable Drugs),就是为了这个目的。很多人对凯尔的目的表示怀疑,认为凯尔的目的在于通过挑战药企的专利,使得药企在专利无效后股价下滑,并通过卖空专利所有方的股票,或提前买进其他收益药企的股票,从中牟利。以2015年2月到2016年3月的数据为例,凯尔提起了37个双方复审,其中专利局接受审理了21个,截至2016年3月,其中9个已有最终判决,8个申诉成功(导致专利无效或对方取消或放弃专利),一个失败(专利局判定专利依然有效)。

双方复审和法院诉讼双管齐下

双方复审可以在没有法院诉讼的情况下直接使用,挑战专利的有效性,也经常被用于法院专利诉讼中。在法院,被诉侵权的一方在收到诉状一年内可以向专利局提起专利复审,通过专利局挑战被诉侵权的专利的有效性。如果专利局接受申诉,则专利局的双方复审与法院中的专利诉讼将同时进行。 此时,被诉侵权方可以动议法院暂停法院的专利诉讼,以等待专利局双方复审的结果。此动议被法庭采纳的概率与法院诉讼进程有关(庭审越到后期,则被采纳概率越低)。因此,在法院被起诉专利侵权后,被诉方可以尝试通过提起双方复审,暂停法院诉讼,从而节省法院的诉讼费用,以更经济的方式快速挑战专利的有效性。 

但是双方复审的有效性挑战,与地区法院的有效性挑战有重要的区别。挑战专利有效性可以基于多种理由,只有某些理由可以在双方复审中使用,其他理由只可以在地区法院中使用。同时,在双方复审中提交并被专利局立案的理由,以及某些可以提交却并没有提交的无效理由,将受到不可反悔(Estoppel)原则的限制,而不能在之后的法院诉讼中再次使用。此方面法律复杂,且有些规则正在巡回法庭的上诉审理中。

双方复审与法院诉讼结合使用的策略需要深入的法律分析。比如,如果诉讼是陪审团诉讼,要考虑是否将某些理由和证据用于双方复审程序。这样做的风险是在法庭诉讼过程中因不可反悔原则失去某些证据,而不能在陪审团面前以最有利的证据做为整体,增加陪审团采信的概率。而另一方面,某些相对更难向陪审团说明的证据则可以考虑使用在双方复审中,因为双方复审的法官对专业技术更加熟悉。 

最终,专利局下发复审判定

专利局下达双方复审的最终判定之后,复审结果可以被上诉至联邦上诉法庭中的巡回法庭。与双方复审的过程相比,上诉过程需要更多法律上的考量,需要律师精于上诉实践。比如,上诉是以挑战事实为主,还是以挑战法律为主。一般来说,如果上诉是基于法律错误, 上诉法院更容易推翻原判。这时如何找到法律错误,或如何在事实错误中发现并提取出法律错误是关键。如果以法律错误为理由上诉,那么需要找出上诉的法律基础。这些法律基础可以是基于专利局制订了错误的规章条例,超出了联邦法(美国发明法案)允许的范围,可以是基于专利局错误理解了联邦法律,可以是基于专利局的行政法官错误理解了专利局的规章条例,可以是基于专利局违反了美国联邦法中限制行政机构的法条(行政程序法),也可以是基于违反了宪法对于法律正常程序的保护(Due Process of Law),或其他法律基础。

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